“任意词汇+描述词汇”商标的韩国争辩之路

时间:2016-06-03 16:46:04 阅读:127 次 扫一扫分享

案情介绍

2014年12月,某软件股份有限公司在韩国提交了在第09;38;42类“  ”商标注册申请。2015年6月,官方引证了下述Samsung C&T Corporation 及其关联公司所注册的四件在先商标驳回了该商标申请。审查员认为,申请商标与引证商标均包含“THUNDERS”,且指定的商品/服务均与引证商标相同或类似,故申请商标与引证商标构成混淆性近似,不予核准注册。该软件股份有限公司提交了驳回复审,争辩商标不近似。官方最终接受了驳回复审理由,予以公告。引证商标信息如下:

引证商标一

商标图样:

注册号:4500245190000

类别:02,03,06,08,09,10,11,14,20,21,27,32,35,36,40,41

冲突商品:09类 步话机;计算机程序(可下载软件)等八项;

42 类: 替他人创建和维护网站等八项。

 

引证商标二

商标图样:

注册号:4004131160000

类别:09

冲突商品:09类 笔记本电脑;计算机外围设备等五项。

 

引证商标三

商标图样:

注册号:4100453500000

类别:38

冲突商品:无线电广播;无线广播。

 

引证商标四

商标图样:

注册号:4100453480000

类别:38

冲突商品:光纤通讯;信息传送等两项。

争议焦点

申请商标与引证商标属同一类似群组,而标识的文字区分仅体现在显著性很弱的部分,是否必然应被认定为近似商标?

 

律师分析及评述

与中国类似,韩国行政机关对于类似商品的审查,主要依据本地分类表中的类似群组。一旦被认为商品类似,突破类似群组的划分较为困难。而本案冲突商品众多,在韩国常用的以删除冲突商品克服驳回的方法显然不能全面保护申请人的商标范围。因此,突破本案的关键则落入商标标识本身的对比上。

申请商标为由一定风格化设计的“ThunderSoft”构成,而因商标中仅“T”及“S”大写,因此易被识别为“Thunder”+“Soft”的文字组合。而对比引证商标,“Thunder”为争议商标的共有部分。而“Soft”不但为固有词汇,且对于指定的商品与服务亦具有描述性。因此,该部分在商标近似比对中意义有限。看似凶多吉少的案件,再加上引证商标所有人三星公司的在外名声,申请人很有可能知难而退,与注册商标权利擦肩而过。

而换个角度思考,本案尚有一线生机。既然审查员认为申请商标与在先引证商标均包含“Thunder (s)”文字,而构成商标近似,那么就不如在该相同文字上下功夫,以打消审查员的顾虑。首先,“Thunder (s)”本身即为英文中的固有词汇,显著性弱,其能享受的商标权利保护范围相应偏窄。其次,判断商标是否近似,是否会造成混淆误认应采取整体比较、隔离比对的原则。因此,“ThunderSoft”应从整体上进行识别,而不能机械拆分。此外,顺着审查员的思路,列举其他类别包含相同文字商标的共存实例(如下),则审查员的顾虑便减消大半。而从以下共存商标实例中,也不难发现,以下包含“Thunder”的商标也大多为“Thunder”加上固有词汇,如“Mall”、“man”、“birds”等。可见“Thunder+固有词汇”的搭配商标大有共存空间。上述争辩最后也获得了审查员的认可,申请人的商标得以顺利公告。

其他类别的共存实例

09类: / / /

16类: / /

25类: / /

30类: / / /

由上,可以看出,商标标识的文字区分虽仅体现在显著性很弱的部分,但因整体比较上的综合差异,仍有争辩不近似的空间。

而值得提及的是,上述共存实例虽对我们的取胜至关重要,但其与本案申请人商标的差异也不容小视。其一,除去共同的“Thunder”文字以外,申请人的商标为仅剩下“soft”这一具有直接描述性的部分。而虽然上述共存商标也仅剩下固有词汇,但其对于指定商品并没有描述性。因此,其他部分有一定显著性。其二,上述大多数共存商标的大小写基本上保持了一致性,而没有像本案申请人商标中一样,仅“T”与“S”大写,因而也易被识别为两个单词的组合。而这也给予我们一定的启发,即企业在构思、设计、选择商标时,应尽量避免采用具有描述性的词汇作为商标组成部分。即使一定要启用描述性词汇,也尽量避免采用诸如以大小写区分、空格隔开的方式凸显描述性词汇,即应弱化该词的单独识别性。如此一来,不仅提高了商标整体的显著性,从而降低了以绝对理由驳回的风险,同时在判断与在先商标是否近似时也增添了比对要素,从而增强了与他人商标的区分性,故商标顺利注册的几率得以提升。